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    PCT國際專利申請常見聲明
    2021-08-18 09:24:59   

    作者:蘇婉芳  涉外專利秘書部
     
    據國家知識產權局的統計,2020年我國PCT國際專利申請數量達到6.9萬件,穩居世界首位。PCT國際專利申請途徑與傳統的巴黎公約申請途徑相比,具有明顯的好處和優勢。例如:手續簡便,留給申請人更多的決策時間,有助于申請人準確投入資金。所以越來越多的中國申請人選擇通過PCT國際專利申請途徑向海外申請專利。
     
    我司在提交PCT國際申請時會要求申請人提供PCT國際專利申請相關聲明的信息。不少申請人對PCT國際專利申請的聲明不甚了解,經常咨詢“PCT國際專利申請的聲明是什么”以及“為什么要遞交PCT國際專利申請的聲明”。有的申請人也會直接選擇放棄提交聲明。
     
    根據《專利合作條約實施細則》4.17的規定,在遞交PCT國際專利申請時,申請人可提交五類聲明:
     
    (i) 本細則 51 之二.1(a)(i)所述的關于發明人身份的聲明;
     
    (ii) 本細則 51 之二.1(a)(ii)所述的關于申請人在國際申請日有權
     
    申請并被授予專利的聲明;
     
    (iii)本細則 51 之二.1(a)(iii)所述的關于申請人在國際申請日有權
     
    要求在先申請優先權的聲明;
     
    (iv)本細則 51 之二.1(a)(iv)所述的關于發明人資格的聲明,該聲
     
    明應當按照行政規程規定的方式簽字;
     
    (v)本細則 51 之二.1(a)(v)所述的關于不影響新穎性的公開或者喪
     
    失新穎性的例外的聲明。
     
     
     
    在實踐中,最常遞交的為聲明(ii),(iii),(iv)。本文重在講解如何確定PCT國際專利申請聲明(ii),(iii),(iv)內容,以及提交這類聲明的優點。
     
    # 聲明(ii) 本細則 51 之二.1(a)(ii)所述的關于申請人在國際申請日有權申請并被授予專利的聲明;
     
    聲明(ii)我方均建議申請人提交,該份聲明為要求申請人簡述自己為何有權申請并被授予專利,即申請人權益的來源。
     
     
     
    如果申請人為個人,且該申請人恰好也是本申請的發明人,則簡單聲明本人為本申請的發明人,所以有權申請并被授予專利即可。
     
     
     
    如果申請人為公司,或者申請人為不是發明人的個人,那么一般常見的是申請人通過雇主、曾是雇主、轉讓、協議、允諾、法院判決、其他(合并,獲得,繼承,贈送等)幾類方式從發明人處獲取到申請和被授予專利的權益。
     
     
     
    在實踐中,最常選擇的是雇主(職務發明)??蛻艚洺T儐柊l明人已離職怎么選,申請人可告知我方流程人員發明人離職,我方會標記為申請人曾是該發明人的雇主。
     
     
     
    也有部分申請人會選擇協議,允諾,法院判決等。例如,根據專利合作開發協議,委托發明人或者共同申請人開發專利內容。如果是有相應證明材料的,建議一并提交。協議或合同的敏感部分可將隱去,作保密處理。如果出于保密等其他原因不愿提供文件,也請做好存檔,便于不時之需。
     
     
     
    此外,如果專利的歸屬發生過多次的變更,可以選擇制作多份聲明,根據實際的轉讓過程列出轉讓順序。例如:公司A作為發明人雇主從發明人處獲得權益,后將權益轉讓給了PCT國際申請的申請人公司B。申請人可以選擇做兩份聲明,列明兩次轉讓。
     
     
     
    我們在實踐中發現如果申請人在國際階段遞交了聲明(ii),在進入部分國家時可以免于提交文件。例如:PCT國際申請進入南非國家階段的時候,如果申請人是作為雇主獲得權益的,需要簽署一份由發明人簽字的《轉讓證明》。如果申請人在國際階段遞交了聲明(ii),無須簽署此份文件。
     
     
     
    鑒于在PCT國際專利申請進入國家階段時,常有發明人已離職,無法聯系上發明人簽署此類文件。如果申請人在國際階段交了此聲明,在進入一些要求發明人簽署文件的國家時就簡便多了。
     
    # 聲明(iii)本細則 51 之二.1(a)(iii)所述的關于申請人在國際申請日有權要求在先申請優先權的聲明;
     
    聲明(iii)的遞交與否與在先申請人和在后申請人(PCT國際申請申請人)是否一致相關。如果在先申請人和在后申請人不完全一致的,建議提交此聲明。
     
     
     
    聲明(ii),(iii)有一個共同的注意事項,兩份聲明只適用于發生于國際申請日之前的事件。所以申請人提供的證明上如有合同生效日期,簽署日期,必須早于國際申請日。
     
     
     
    此外,在提交PCT申請時,不強制性要求申請人遞交證明文件,例如《優先權轉讓證明》。不過我方均建議客戶提前簽署文件并進行存檔。因為在PCT申請進入國家階段時,一些國家,例如:巴西,歐亞,均指明如果在先申請人和在后申請人不完全一致的,要求申請人遞交《優先權轉讓證明》。如果申請人能提前簽署此類文件并做好相應備份,是再好不過的了。
     
    另外,根據中國《專利審查指南》第三部分第一章5.2.3.2節,如果申請人在國際階段已作出符合要求的享有優先權的聲明,并且審查員認為聲明是真實可信的,不得再要求申請人提交證明文件。
     
     
     
    雖然在實際操作過程中,我司一般仍舊提交相關證明文件給審查員,來降低審查員下發《補正通知書》的可能性。但是,如果申請人出于某些原因無法提供相關文件的,該聲明能起到非常關鍵的作用,可作為爭辯理由之一。
     
     
     
     
     
    上述條款與《專利合作條約實施細則》第51條之二.2. 可以不要求文件或證據的某些情況中的要求保持一致,即除非有理由懷疑說明或者聲明的真實性,指定局不對某些事項要求文件或者證據。
     
     
     
    這也是我司大力推薦申請人提交聲明的原因,PCT的成員國需要遵守《專利合作條約實施細則》第51條之二.2.的規定,如無特殊情況,均要認可聲明的效力。當申請人無法提供相關文件解釋自己的權益來源時,PCT國際階段聲明就可發揮一定的作用。
     
    # 聲明(iv)本細則 51 之二.1(a)(iv)所述的關于發明人資格的聲明,該聲明應當按照行政規程規定的方式簽字;
     
    聲明(iv)的用途非常大。有過美國專利申請經驗的申請人都知道,PCT國際申請進入美國國家階段時,需要提供發明人簽字的《發明人聲明》以及《轉讓證明》。發明人離職的情況較為常見,我司最常接到的咨詢就是“發明人離職,找不到發明人簽署《發明人聲明》。”
     
     
     
    出現這種情況,一般建議客戶安排簽署《替代聲明》。由公司負責人,或者共同發明人進行簽字。另外,將在國際階段遞交的聲明(iv)提供給美國審查員原則上就不需要另外交《發明人聲明》。雖然偶爾有美國審查員拒收此聲明,但提示相關規則之后(比如MPEP1893.01(e)I),美國審查員均接受國際階段遞交的此聲明。
     
     
     
    另請注意,通過電子申請提交的PCT國際專利申請,遞交聲明(iv)時發明人簽字部分均采用系統的電子簽名,不需發明人手簽。
     
    PCT國際專利申請聲明唯一一個小缺點就是它要計入頁數,可能會產生超頁費。PCT國際專利申請的超頁費的計算基礎為全套申請文件(請求書頁數加申請文件頁數)超出三十頁的部分,每頁加收15瑞士法郎。但是我們認為,相比之下而言,提交聲明的優點足以抵消這個小缺點。特別是在PCT國際專利申請進入國家階段時,聲明能為申請人免除一些手續和文件,所以我們建議申請人盡可能在遞交PCT國際專利申請時遞交相關聲明。
     
    聲明:文章僅代表作者觀點,不視為弼興正式法律意見或建議。如需轉載或引用請注明出處。如有任何問題,歡迎與我方聯系。